Доменные споры. Судебная практика в России - Страница 21

• зарегистрировали доменное имя с целью не дать владельцу товарного знака возможности отразить товарный знак в соответствующем доменном имени, при условии, что подобные действия совершались вами многократно;

• зарегистрировали доменное имя в первую очередь с целью нанесения ущерба деловым интересам конкурента;

• используя доменное имя, вы с целью извлечения коммерческой выгоды намеренно стремились привлечь пользователей сети Интернет на ваш сайт, создав вероятность смешения с товарным знаком истца.

Таким образом, можно предположить, что в соответствии с правовой позицией Президиума действия администратора домена по его регистрации не будут противоречить честным обычаям, в том случае, если в соответствии с UDRP отсутствуют основания для принятия Административной группой решения о передаче домена владельцу товарного знака.

Как следует из содержания UDRP, если администратор зарегистрирует и использует доменное имя, идентичное или сходное до степени смешения с товарным знаком третьего лица, то, пользуясь терминологией Президиума, честные обычаи будут соблюдены им в том случае, если у него есть какие-либо законные права и интересы в отношении доменного имени и/или если доменное имя зарегистрировано и используется им добросовестно. Соответственно, если у него нет каких-либо законных прав и интересов в отношении такого доменного имени, и оно было зарегистрировано и используется им недобросовестно, то имеет место нарушение честных обычаев при регистрации доменного имени.

При этом очевидно, что в соответствии с UDRP не во всех без исключения случаях, в том числе не во всех случаях недобросовестной регистрации и использования доменного имени, действия администратора домена, противоречащие честным обычаям, будут являться одновременно и актом недобросовестной конкуренции по отношению к владельцу товарного знака.

По нашему мнению, вряд ли будут являться актом недобросовестной конкуренции действия администратора домена по регистрации доменного имени в первую очередь с целью перепродажи, или регистрация доменного имени с целью не дать владельцу товарного знака возможности отразить товарный знак в соответствующем доменном имени, хотя с точки зрения UDRP в этом случае регистрация и использование доменного имени являются недобросовестными и такие действия администратора домена могут служить основанием для передачи домена владельцу товарного знака.

В то же время, мы считаем, что актом недобросовестной конкуренции могут быть признаны действия администратора, зарегистрировавшего домен, в первую очередь, с целью нанесения ущерба деловым интересам конкурента.

По нашему мнению, правовая позиция Президиума, изложенная в постановлении 2008 года, предполагает необходимость исследования судами при разрешении доменных споров не только факта того, противоречат ли действия администратора домена честным обычаям, но и имеют ли место в данном случае отношения конкуренции между правообладателем и администратором домена, являются ли они конкурентами на рынке однородных товаров и услуг.

При принятии постановления по спору в отношении доменного имени denso.com суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии в деле доказательств недобросовестной конкуренции со стороны истца, указал на необоснованность выводов суда первой инстанции о международной известности товарного знака, а также на то, что компания «ДенСо» не является конкурентом компании, не размещает на своем сайте информацию о товарах и услугах, в отношении которых зарегистрирован товарный знак компании, а использует в качестве доменного имени свое фирменное наименование, свой товарный знак и не предлагает спорное доменное имя к продаже.

Суд кассационной инстанции согласился с этими доводами, признав, что сам факт включения в состав фирменного наименования общества «ДенСо» спорного обозначения «denso», совершение вслед за этим действий по приобретению прав на доменное имя и товарный знак с таким обозначением и передача прав на спорное доменное имя в залог не достаточны для признания действия общества актом недобросовестной конкуренции и передачи спорного доменного имени компании. Он также посчитал, что те обстоятельства, на которые сослался суд первой инстанции при принятии решения, недостаточны для признания действий общества актом недобросовестной конкуренции.

При разрешении спора в отношении доменного имени promat.com суд первой инстанции сослался на административное решение Центра посредничества и арбитража ВОИС 22 октября 2010 года, в котором отмечено, что обозначение promat зарегистрировано компанией Promat GmbH в ряде стран для товаров и услуг 1, 2, 17, 19 и 42 классов МКТУ. Данное обстоятельство, по мнению суда, исключает конкуренцию исключительных прав ООО «МэйлАдмин» и компании Promat GmbH на товарный знак ввиду различия в объеме правовой охраны.

Суд также учел, что в деле отсутствуют сведения о том, что ООО «МэйлАдмин» и ООО «ИНТЕРНЕТКО» используют доменное имя для рекламы и предложения к продаже товаров, производимых компанией Promat GmbH.

По мнению суда первой инстанции, при отсутствии между истцами и ответчиком отношений конкуренции противоправные цели регистрации и использования доменного имени нуждаются в детальном доказательственном обосновании, которое компанией Promat GmbH не предлагается.

По нашему мнению, при принятии постановления 2011 года, правовая позиция Президиума, изложенная в постановлении 2008 года, была интерпретирована неверно, что повлекло неправильное применение ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Исходя из постановления Президиума 2011 года, для того чтобы установить, имеет ли место или отсутствует в действиях администратора домена акт недобросовестной конкуренции, запрещенный ст. 10-bis Парижской конвенции, якобы достаточно установить наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно. При этом исследование каких-либо иных обстоятельств не требуется. Если суд установит наличие указанных трех критериев в совокупности, то этого достаточно для того, чтобы действия администратора по регистрации доменного имени могли быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

Таким образом, в постановлении Президиума 2011 года фактически все случаи нарушения администратором честных обычаев при регистрации доменных имен признаются одновременно актом недобросовестной конкуренции со стороны администратора домена по отношению к владельцу товарного знака.

Представляется, что при принятии постановления 2011 года Президиум необоснованно отождествил данные понятия и посчитал, что в том случае, если при регистрации и использовании доменных имен в зоне .COM имеет место совершение действий, противоречащих честным обычаям, то это уже и есть акт конкуренции без учета характера спорных правоотношений, их субъектного состава, а также касается ли он торговых и промышленных дел и проч.

То обстоятельство, что именно таким образом Президиум применил ст. 10-bis Парижской конвенции и правовые позиции Президиума 2008 года, подтверждается результатами разрешения Президиумом спора в отношении доменного имени mumm.ru.

По данному делу в постановлении 2011 года Президиум, установив наличие в действиях администратора домена трех критериев в совокупности, квалифицировал его действия в качестве акта недобросовестной конкуренции и разрешил данный спор, руководствуясь ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

При этом администратором домена являлось физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, а само спорное доменное имя не использовалось его администратором в каких-либо промышленных и торговых делах.